La creazione di un marchio efficace è per un’impresa un passaggio fondamentale, ma non meno fondamentale ed imprescindibile è proteggerlo e valorizzarlo.
Registrare serve per ottenere un diritto esclusivo da opporre ai terzi che utilizzino segni distintivi identici o simili.
Come si registra un marchio?
Per registrare un marchio d’impresa, si deve presentare una richiesta formale detta domanda di registrazione.
Il deposito della domanda può avvenire telematicamente o in forma cartacea presso l’Ufficio italiano Brevetti e Marchi, in caso di marchio nazionale, oppure presso l’Ufficio Europeo della Proprietà Intellettuale (EUIPO), in caso di marchio comunitario.
La procedura di registrazione in questo caso è più articolata: dopo l’esame dell’Ufficio Internazionale di Ginevra, l’iter segue andamenti separati in ciascuno dei Paesi designati.
Quanto dura la procedura di registrazione?
In Italia, dopo il deposito della domanda occorre attendere dagli 8 ai 12 mesi.
La procedura di registrazione in Unione Europea, in assenza di opposizioni e/o rilievi dell’Ufficio europeo, si conclude invece in 5/6 mesi dal deposito della domanda.
La procedura di registrazione internazionale, per i molti Paesi coinvolti, dura invece da 12 a 18 mesi circa.
Vi sono verifiche da fare prima del deposito?
L’Ufficio italiano ed europeo si limitano ad un esame formale verificando la sussistenza di alcuni requisiti di validità, ma non controllano la preesistenza di marchi identici o simili a quello oggetto della domanda, cosa che avviene in altri Paesi extra UE (ad es. USA o Cina) nei quali l’Ufficio marchi, ove rilevi delle anteriorità, può rigettare la domanda.
Per questo, il deposito deve essere preceduto da una ricerca di anteriorità per accertare se si sta violando un diritto altrui (ad es. marchio o segno distintivo di data anteriore, identico o simile) onde evitare il rischio di subire azioni di terzi, durante la procedura di registrazione o, anche in seguito, mediante domande giudiziali di contraffazione.
Preliminarmente al deposito, non meno importante è verificare che il marchio sia dotato degli altri requisiti di validità richiesti dalla legge e valutare attentamente i prodotti e/o servizi nonché i Paesi, in caso di registrazione internazionale, per i quali si intende registrare.
Fai da te o meglio con un professionista?
Molto spesso si crede che la registrazione di un marchio sia cosa semplice da farsi: niente di più sbagliato.
Le verifiche preliminari al deposito e la predisposizione al deposito richiedono competenze specifiche e, quindi, il supporto di un professionista (consulente o avvocato specializzato in proprietà intellettuale), con cui instaurare una collaborazione continuativa per evitare errori, spesso fatali, e trasformare i costi in opportunità.
Il servizio di sorveglianza del marchio registrato
Se quando si registra si deve verificare che cosa c’è prima. Una volta registrato il marchio, se si vuole che l’esclusiva acquisita sia effettiva è fortemente consigliato attivare un servizio di sorveglianza.
Il servizio monitora il mercato segnalando nuovi marchi depositati in Italia e/o Unione Europea e/o all’estero che potrebbero causare confusione con il marchio registrato.
Il servizio di sorveglianza del marchio è importante perché:
- evita che le imitazioni del tuo marchio possano provocare presso i consumatori gravi fenomeni di confusione con conseguente sviamento della clientela;
- evita l’utilizzo indiscriminato e diffuso del tuo marchio da parte di terzi che, nel tempo, porta alla volgarizzazione e decadenza/non tutelabilità del marchio;
- evita la cd. convalidazione: il titolare di un marchio che tolleri per cinque anni l’uso di un marchio uguale o simile, registrato successivamente, non può agire contro quel marchio perché quest’ultimo si ritiene “convalidato”.
In altre parole, il servizio aiuta a tutelare il marchio, a costruirne e preservarne il valore economico, aspetto quest’ultimo importante, ad esempio, se, un domani, lo si vuole cedere o dare in licenza: chi sarebbe disposto a pagare royalties per un marchio che si consente a terzi di utilizzare gratuitamente?
